商標注冊
本章需要掌握商標注冊的概念,商標注冊的原則和條件.掌握并能運用申請注冊商標的要求,方法和程序注冊商標及變更注冊商標.掌握并能運用商標注冊的審查原則,對申請的審查,復審,商標異議,核準注冊及程序.明確商標國外注冊的意義,途徑,掌握商標國際注冊.
第一節 商標注冊的原則和條件
一,商標注冊的原則
1.各國采用的商標注冊的原則:
商標注冊是指商標的使用人為了取得商標專用權,將其使用或準備使用商標,依照法律規定的條件和程序,向商標主管機關提出注冊申請,經商標主管機關審核,予以注冊的制度.
當今世界上大多數國家都奉行注冊取得商標權原則,但對于使用的商標是否必須注冊這一問題,有不同的立法主張:一是采用自愿注冊原則,為絕大數國家所主張;二是采用全面注冊原則,這在蒙古等少數國家實行.自愿注冊,是指法律允許商標使用人可以根據自己的需要和意愿決定是否將商標申請注冊.全面注冊是指凡在經濟活動中使用的商標,都必須申請商標注冊,未經注冊的商標禁止使用.
我國對使用商標是否必須注冊的問題,在不同的歷史階段采取了不同的原則,建國初期采用的是自愿注冊原則,與當時多種經濟成份并存和多種經營方式共處的情況是一致的,由于很多企業不重視商標注冊,57年以后必為全面注冊原則,隨著改革開放,經營方式的多元化和靈活性的要求,1982年《商標法》確立了自愿注冊為主,少數商標實行強制注冊的原則.
2.我國商標注冊的原則:
我國商標法在規定采用自愿注冊原則的同時,又規定"國家規定必須實用注冊商標的商品,必須申請商標注冊,未經核準注冊的,不得在市場銷售"的強制注冊的辦法.
目前,我國規定的必須使用注冊商標的商品有兩類:一類是人用藥品;另一類是煙草制品.
二, 商標注冊的條件
(一).申請注冊的商標應當具備法定的構成要素;
根據現行《商標法》規定,任何能夠將自然人,法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開來的可視性標志,包括文字,圖形,字母,數字,三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合,均可以作為商標申請注冊.
我國《商標法》的修改是為與trips協定一致.根據該協定,商標的構成要素是:字母,數字,顏色,三維標志及上述要素的組合.
從修改后的商標法表明,我國允許立體商標的存在.但對于音響,氣味等做商標還沒有規定.
(二)申請注冊的商標應具備顯著性
商標的顯著性是指構成商標的文字,圖形或者其組合具有明顯特色,足以使一般人據以辨別區分不同經營者所提供的商品或者服務.商標具備顯著性有兩種情況:
(1)一是用作商標的標記本身就是顯著的,因而商標具備顯著性;
一般說來,一個商標要做到顯著性和可識別性要注意以下幾個問題.首先,簡單,強烈,標記感強.如:SONY,娃哈哈,活力28就是設計比較成功的商標;其次商標要適于廣告媒體,便于呼叫,便于作廣告.
具有顯著性的商標,容易識記,獲得注冊和保護的可能性都大,顯著性弱的商標,不易區別,也不易獲得注冊和保護.采用商品通用名稱和表明產品性質的名稱一般都是缺乏顯著性的.
(2)二是用作商標的標記本身并不顯著,但通過使用獲得了顯著性.
如:耐克的"√"商標,就是本身不具備顯著性,但通過長期使用獲得顯著性的典型.
<>第6條之第5第3款第(1)規定:"決定一項商標是否應予保護,必須考慮一切實際情況,特別是商標已使用時間的長短."
美國商標法規定:如在申請日前,申請人使用在商品上的標志已獨家及連續使用5年,可視為具有顯著性的初步證據.
顯著性喪失的問題:
有些商標本身具有顯著性,但是通過長期使用使顯著性喪失,變成商品的通用名稱,稱為商標的淡化,商標淡化之后,就喪失區別力,應撤消該商標.如:"阿司匹林"原本是注冊商標,但后成為商品的通用名稱,喪失顯著性,難以再作商標使用.另外如Jeep,氟利昂等原均是注冊商標,在我國淡化成為商品的通用名稱,兩家企業要求重新作為商標保護并要求使用,鑒于其在其他國家的知名度,我國商標局要求以停止使用吉普,氟利昂作商標的通用名稱,而改用"越野車","氟制冷劑".
關于商標淡化處理的問題,各國有不同規定,美國規定,只要商標成為商品的通用名稱,不管是誰造成的,一律可撤銷該商標,法國和歐共體國家采取適中立場,規定由于申請人的作為和不作為,致使商標成為通用名稱的,商標可被撤銷,如果采取措施仍不可阻止退化的,則不考慮.我國近年也遇到關于商標淡化的案例:
例:"PDA"是石家莊市福蘭德公司于1995年申請注冊的商標.核準注冊有效期為1997年至2007年.核定使用范圍是電子計算機及其外部設備,中英文電腦記事本等.1999年12 月30 日國家商標局作出了撤消"PDA"注冊商標的決定.該決定沒有公開,但是從外界的討論來看,理由是"PDA"變成了掌上型計算機(Personal Digital Assistant)的通稱.
由此可見,商標的顯著性是商標所需具備的最基本因素.
(三)申請注冊的商標不得是法律禁止作為商標使用的標志.
下列標志不得作為商標使用:
(1)同中華人民共和國的國家名稱,國旗,國徽,軍旗,勛章相同或者近似的,以及同中央國家機關所在地特定地點的名稱或者標志性建筑物的名稱,圖形相同的.
(2)同外國的國家名稱,國旗,國徽,軍旗相同或者近似的,但該國政府同意的除外.
(3)同政府間國際組織的名稱,旗幟,徽記相同或者近似的,但經該組織同意或者不易誤導公眾的除外.
(4)與表明實施控制,予以保證的官方標志,檢驗印記相同或者近似的,但經授權的除外.
(5)同"紅十字","紅新月"的名稱,標志相同或者近似的
以上1-5項屬于國家尊嚴標志,設置本類保護障礙的目的在于,避免此類標志出于商事目的的使用或者濫用,而且此類標志也不宜成為私權的標的.
(6)帶有民族歧視性的.這是我國立法的特例.
(7)夸大宣傳并帶有欺騙性的.
(8)有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的.
縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標.但是,地名具有其他含義或者作為集體商標,證明商標組成部分的除外.
(四)申請注冊的商標,不得是不能作為商標注冊的標志.
下列標志不得作為商標注冊
(1)僅有本商品的通用名稱,圖形,型號的;
(2)僅僅直接表示商品的質量,主要原料,功能,用途,重量,數量及其他特點;
(3)缺乏顯著特征的.
上述標志經過使用取得顯著特征,并便于識別的,可以作為商標注冊.
大家注意,本次《商標法》將"不能作為商標使用"的標志與"不能作為商標注冊"的標志區分開來,要注意其言下之意:不能作為商標注冊的標志如果不屬于不能作為商標使用的標志則使用人可以使用,但不能申請注冊,也就不能達到《商標法》的保護.但如果這些標志經過使用取得顯著特征,并便于識別的,可以作為商標注冊.
(五)申請注冊的商標不得與他人在同一種或者類似商品或者服務上已經注冊或者初步審定商標相同或者近似.
商標相混同兩種情況,一種是商標相同,另一種是商標相似.而且商標混同有一個前提條件,就是兩個或兩個以上的商標所使用的商品或服務相同或類似.商品是否相同或近似是一個事實問題而非法律問題.商品分類表可以做為商品是否類似的參考依據,但不是法定文件.類似商品是指兩種或兩種以上商品在原料,功能,用途,生產部門,銷售渠道上具有一定的共同點.
[案例]霞浦電子儀器廠于70年代生產電推拿機,1978年開始使用"康樂"商標,84年推出新產品電子針灸按摩器,將"康樂"商標使用其上.該產品獲優質新產品等稱號.某市延慶磁療器械廠成立于86年,生產磁療器械,該廠以康樂作為商品磁塊的名稱,注冊商標為"耿"字商標."耿"字牌康樂磁與"康樂"牌針灸按摩器同在北京西單,東風兩大百貨商場銷售,造成消費者誤認,引發糾紛.霞浦電子儀器廠狀告延慶磁療器械廠侵犯商標權,延慶磁療器械廠辯稱我廠將"康樂磁"作為商品名稱使用,并未侵犯原告商標權,而且我廠康樂磁與原告電子針灸按摩器產品名稱,外形,用途,包裝均不同,不會造成誤認.
該案焦點在于:原被告爭議的商品是否相同或類似商品.按照國際慣例和我國的一貫做法,商品分類主要遵循功能用途是否相同類似的原則.原被告產品功能和用途基本相同,都是醫療器械,均有止痛功能,用于治療關節炎,神經痛等病患,兩者屬于類似商品.
(六)申請注冊的商標不得與被撤銷或者注銷未滿一年的注冊商標相同或者近似.
商標注冊的申請
申請商標注冊的要求
(一)申請商標注冊,應當按規定的商品和服務分類表填報使用商標的商品或服務類別和商品或服務名稱.
(二) 同一申請人在不同類別的商品或服務上使用同一商標的,應當按商品服務分類表提出注冊申請.
(三)注冊商標需要在同一類的其他商品上使用的,應當另行提出注冊申請.
(四) 注冊商標需要改變文字,圖形的,應當重新提出注冊申請.
二, 申請商標注冊的文件
1,《商標注冊申請書》
申請人應按規定填寫統一的《商標注冊申請書》一份報送商標局.
2,商標圖樣
每一份商標注冊申請應當提交商標圖樣十份(指定顏色的彩色商標,應交著色圖樣十張),并附黑白墨稿一份.
3,其他文件 略
三,申請商標注冊的方法
商標注冊申請國內申請商標注冊實行自愿委托代理制,并允許申請人直接辦理;國外申請人必須委托國家指定的具有涉外代理權的商標代理機構代理.
四,商標注冊申請日的確定
申請日的意義:由于判定商標專用權歸屬時采用申請在先原則,所以有重要意義.申請日的確定:以商標局受到申請書件的日期為準.
優先權:根據《保護巴黎公約工業產權》確立的優先權原則.在巴黎公約任何一個成員國提出申請后六個月內,向另一成員國就同一商標在相同商品上提出注冊申請的,可以要求優先權,以第一次申請的日期為申請日.我國商標法對巴黎公約所確立的優先權原則作了具體規定.
五,注冊商標的變更申請
注冊人的名義,地址,其他注冊事項變更的,應提出變更申請.
第三節 商標注冊的審查和核準
一,申請在先原則:
我國采用注冊取得商標權原則,對商標注冊采用審查原則.對商標權的授予實行申請在先的原則,并輔之以使用在先的辦法.
申請人向商標局提出商標注冊申請之后,商標局依法對該申請進行形式審查與實質審查.
二,步驟:
1.申請人提出申請
2.商標局進行形式審查.對書件進行審查,是否具備法定條件和手續.
3.進行實質審查.是否符合商標注冊的實質要件.
4.初步審定,并公告.公告期為3個月,任何人均可提出異議.
5.核準注冊.對無異議或異議不成立的,核準注冊.
三,異議
商標異議:是指在法定期限內對某一經過初步審定并予以公告的商標,依據商標法提出反對意見,要求商標局撤銷該商標的初步審定,不予核準.
四,復審:
1.對駁回申請,不予公告的復審:在收到《駁回通知書》15日內向商標評審委員會申請復審.
2.對駁回異議不服的復審:在收到通知之日起15日內向商標評審委員會申請復審.
五,訴訟:
原商標法規定,商標評審委員會的復審裁定為終局裁定,當事人不可起訴,修改后的商標法規定,對商標評審委員會的裁定不服的,可在30內向人民法院起訴.
這次修改商標法,將原先由商標局終局裁定的事項均改為可向人民法院提起訴訟.這符合程序公正的"司法最終決定"原則.
案例:在上海十佳特色夜景景觀中,位于南京西路的"避風塘"夜宵榜上有名.馳名申城的"避風塘BFT"餐飲業服務商標早在1997年經國家商標局合法手續注冊,屬成都市武侯區海鮮避風塘大排檔(以下簡稱成都避風塘)所有.1999年,成都避風塘將該商標轉讓給上海避風塘美食有限公司(以下簡稱上海避風塘)使用.1998年5月,上海竹家莊美食公司申請 "避風塘"商標未果,便未經許可將其經營的幾家餐館更名為"避風塘"料理店,構成了對上海避風塘專用企業名稱權和服務商標權的侵害.1999年6月和12月,上海避風塘兩次向區工商局狀告竹家莊公司的仿冒侵權行為.
1999年8月,竹家莊公司向國家工商局商標評委會(以下簡稱商評委)遞交了要求撤銷"避風塘"商標的申請書.在成都避風塘一未接到通知,二未提交答辨意見的情況下,商評委即憑竹家莊公司的一面之辭,于2000年2月下達了(2000)第11號撤銷裁定書,將原 "避風塘BFT"商標中的"避風塘"定性為一種風味料理的名稱,認為該名稱不應由某一家獨占,不宜作為商標在餐館等服務上注冊,撤銷了"避風塘"商標.上海避風塘公司覺得此事難以理解,有關專家也認為"避風塘"商標并不應定性為一種風味料理的名稱,商評委的裁定有失公允,但因為《商標法》規定,在商標的生殺大權上,商評委高于全國最高法院,所以法院對此案也無能為力.
此案根據新修改的商標法的規定,就可以向人民法院提起訴訟了.
第四節 商標國外注冊的途徑
商標國外注冊的途徑有商標國際注冊和逐一國家注冊.
世界各國商標法內容雖不盡相同,但都規定對注冊商標所有權進行法律保護.中國許多企業的管理人員過去對商標專用權意義認識不足,缺乏商標專用權保護意識.有的認為辦理商標注冊很麻煩,因而不愿到商品進口國去辦理注冊,有的認為等自己的商品出了名再注冊不遲,還有的認為自己的商品還不夠銷,注冊不注冊一個樣.
忽視商標注冊的結果,是使中國一些經過幾十年甚至上百年努力樹立起來的名牌商標和傳統商標被外商搶先注冊或者假冒,輕易占有.
如中國生產的在英國已打開銷路的"火炬牌"打火機,其商標被瑞士商人搶先在英國注了冊,中國"火炬牌"打火機因此被迫退出英國市場.
上海"芭蕾牌"珍珠霜在國際上有良好的聲譽,但未及時在銷售國和地區注冊,結果在香港,印尼,新加坡等地被外商搶先注冊;我方為保護該商標的專用權,反而不得不花20多萬美元從外商手中將此商標專用權買回.
上海"英雄牌"金筆深受日本消費者的歡迎,但其商標被日本商人搶先在日本注冊,從而要求我方按"英雄牌"金筆在日本的銷售量向他支付5%的傭金,致使我方在日本的代銷商因無利可圖而停止代銷,我方為此付出巨大的代價.
四川長虹電子集團既沒有自己出口"長虹"品牌的產品到南非,也沒有授權任何國內貿易公司向這個市場出口,但該市場上就發現了"長虹紅太陽"彩電.而在印尼,泰國等地,"長虹"商標被國內的另一家電器生產企業搶注.
用于電視機的"牡丹","PEONY"商標被荷蘭銷售代理商在荷蘭,瑞典,挪威,比利時,盧森堡等五國搶注. "紅塔山","阿詩瑪","云煙""紅梅"等香煙商標被菲律賓商人搶注;"豐收"桂花陳酒在法國搶注;"三角牌","金雞牌"商標在智利搶注.
因此,商標在國外注冊不是可有可無的問題.凡是想把自己的產品打入國際市場的廠家,都應及早到國外注冊商標,以便使自己的商品在銷售國不被排擠,銷售市場不被他人搶占
一,商標國際注冊的申請
我國經營者可以通過商標局,根據《商標國際注冊馬德里協定》和《商標國際注冊馬德里協定有關議定書》的規定申請商標國際注冊,并根據自己的需要在一國,多國或全部成員國內申請保護.
二,逐一國家注冊